Bershka versus BSK Sports: Inditex libra otra batalla en Europa para blindar sus marcas

Inditex incorpora un nuevo caso en su estrategia para proteger sus marcas. La multinacional con sede en Arteixo ha presentado una reclamación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en defensa de Bershka impugnando el registro de la marca BSK Sports Adventures, perteneciente a Deebo International, empresa con sede en Bucarest (Rumanía).

Uno de los principales argumentos de Inditex vendría justificado por el riesgo de confusión mencionado en el artículo 8.1.b del Reglamento de Marcas de la Unión Europea, en el que se dispone que “existe riesgo de confusión si hay un riesgo de confusión de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente”.

Los de Marta Ortega entienden que dicho riesgo de confusión con la marca rumana existe en un amplio listado de productos, que van desde las prendas para mujer, hombre y niño, calzado, cuero, hasta equipos para deportes de invierno o incluso bebidas energéticas.

El caso termina en tablas, es decir, la EUIPO considera que en algunos de los artículo incluidos en la reclamación de Inditex sí que es procedente su oposición ya que el riesgo de confusión queda probado, mientras que para otros tumba las pretensiones del gigante textil al considerar que no existen suficientes similitudes entre sus productos u los de la marca rumana. .

Es el caso por ejemplo de los sacos de dormir para los que la División de Oposición de la Oficina considera que “no comparten ningún otro factor relevante con los productos y servicios” de Inditex, por lo que deben considerarse que son diferentes y, por tanto, no existiría esa posibilidad de confusión.

Similitud de los signos

La resolución de la EUIPO, de mayo de este año, analiza la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto. Al respecto señala que “el signo impugnado reproduce de manera íntegra el elemento verbal de la marca anterior” mientras que “difieren en los elementos verbales “sports” y “adventures” del signo impugnado.

Entiende también la oficina que difieren en el elemento figurativo, en tanto que la firma de Deebo International incluye un elemento que será identificado como una representación simplificada de montañas, que vendría reforzado porque su diseño en color verde.

“No puede obviarse que el signo impugnado reproduce íntegramente el elemento verbal de la marca anterior, en el lugar donde los consumidores prestarán mayor atención y que las diferencias están limitadas a elementos o aspectos secundarios. Por todo lo anterior, debe concluirse que los signos son visualmente similares en un grado por encima del medio y fonéticamente altamente similares sino idénticos”.

Renombre de la marca

Otro de los grandes argumentos de Inditex apelaba a otro apartado, el quinto, del mismo artículo 8 del Reglamento de Marcas en la Unión Europea en el que se establece que se denegará el registro de una marca, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos ,sean o no similares a los de la marca anterior siempre que esta “fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate”.

En este punto, los de Arteixo desplegaron una batería de argumentos para dejar patente la relevancia y trayectoria de la marca Berskha desde su lanzamiento. Entre otros, presentaron documentos en los que se mostraba que la marca BSK empezó a usarse en España en el año 1998, que dicha firma se usa para hacer referencia a una línea de producto vendida en las tiendas Bershka –que es la colección más joven–, o que la firma BSK aparece tanto en la página web como en numerosos productos que pueden adquirirse en las tiendas.

A pesar de todas las alegaciones la División de Oposición concluye que, “si bien se ha demostrado el uso de las marcas BSK en relación con determinados productos, las pruebas no aportan información sobre la cuota de mercado que ostentan dichas marcas ni sobre la magnitud de la inversión realizada por la empresa en su promoción. Tampoco se ofrece indicio alguno respecto al grado de conocimiento de las marcas por parte del público pertinente”.

Además de ello, entiende la oficina que, aunque en la documentación presentada por la multinacional se señala la firma BSK viene de las consonantes más relevantes de la marca, “la pretensión del oponente de vincular ambas marcas no puede aceptarse” puesto que el “renombre se debe analizar respecto únicamente de las marca invocada, Bershka”.

Otros casos

El de BSK Sports Adventure es un nuevo ejemplo del especial celo con el que el gigante textil protege sus marcas, que se ha traducido en una intensa vigilancia de posibles infracciones, como en los casos de «Zara Dental», en el que los propietarios de una clínica odontológica de Terrasa fueron condenados a pagar a la multinacional una indemnización de 60.000 euros, o el de «Ailof Zahara», en el que impugnó el registro de la marca.